Francisco Astudillo Gómez y Miguel Arteaga (M.T.I. de Venezuela)
Otra condición objetiva que debe cumplir una invención para ser patentada, prevista generalmente en las leyes, es la posibilidad cierta de utilidad o aplicación industrial. Muchas definiciones de industria y de carácter industrial se han emitido hasta el presente. No obstante, creemos que la industria es el conjunto de operaciones técnicas que concurren a la transformación de las materias primas, para la elaboración de productos y la prestación de servicios. Esas operaciones técnicas, no son más que conocimientos aplicados a la consecución de un fin productivo, conocimientos que pueden tener carácter de invenciones. La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa en su Artículo 3ro. que una invención será susceptible de aplicación industrial si su objeto se fabrica o utiliza en cualquier clase de industria. Con ello, quedan excluidas las creaciones puramente científicas, literarias y artísticas, generadoras igualmente de derechos intelectuales pero de naturaleza diferente por cuanto no producen resultados funcionales alguno (18). Ahora bien, en el área de la investigación biotecnológica es necesario determinar cuándo un resultado es de utilidad industrial o solo de aplicación en el laboratorio. Como dice el Profesor Straus, “las invenciones en el campo de las actividades de investigación biotecnológica, tienen su raíz directamente en los más recientes descubrimientos científicos” (19), haciendo más indefinida la ,frontera entre estos últimos y las invenciones. Es por ello, que la aplicación industrial es la condición clave para determinar el tratamiento que debe dársele a un resultado de la investigación biotecnológica. Por ejemplo, una bacteria originada por manipulación genética no podrá ser nunca una invención patentable si no puede utilizarse en la industria. Como señalamos anteriormente, el sistema de patentes nace básicamente para la protección de la industria metalmecánica y química. Desde hace unos pocos años, los resultados de la investigación microbiológica y de la ingeniería genética, han sido trasladados del laboratorio, básicamente, a la industria agropecuaria y farmacéutica arrojando nuevos productos y mejorando los existentes. Esto ha hecho ampliar los cerrados conceptos tradicionales relativos a qué se entiende por industria a invenciones. A1 respecto, señala el Profesor español Botana Agra, que “frente a la objeción, esgrimida a principios de siglo, de que en general las invenciones de la naturaleza animada no pertenecen al campo de la técnica industrial, y por tanto, no son aptas para ser patentadas, hoy se admite comúnmente que el concepto de técnica industrial es para el derecho de patentes un concepto amplio, abierto y comprensivo de los más variados medios o reglas ideados por el hombre para transformar la naturaleza”. (20).
Una invención debe ser descrita suficientemente para que otras personas, técnicos en la materia, puedan ejecutarla o repetirla. Como vemos, este requisito está implícito en la condición de aplicación industrial que debe cumplir toda invención susceptible de ser patentada. Esta exigencia generalmente se cumple de manera formal por medio de la denominada MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INVENCIÓN, la cual acompaña la solicitud y debe ser redactada de forma suficiente, completa y exacta para permitir su repetición a partir de la información contenida en la misma.
En la investigación biotecnológica, los resultados obtenidos deben cumplir con este requisito, lo que no es fácil en el caso de los microorganismos obtenidos. Sobre esto, se emitieron numerosos juicios, como el de Beier, citado por Botana, quien se mostró decidido partidario del abandono del requisito de la repetibilidad en el campo de las invenciones biológicas (21). Para Blum, citado igualmente por Botana, la repetibilidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para posibilitar la utilización de la invención por parte de un tercero. Ciertamente, en las invenciones de la naturaleza inerte, la única vía de utilizar la invención es la descrita por el inventor; en este sentido; la repetibilidad se revela como un requisito imprescindible de la utilizabilidad en la invención (22). Por el contrario, razona Blum, en las invenciones de la naturaleza viva, la utilización de la invención puede lograrse por vías distintas de la descrita por el inventor. Entre estas vías, hay que incluir la autorreproducción de las células vivas y, para las invenciones microbiológicas, también la del acceso al microorganismo mediante su depósito en una institución de cultivos. Para Pecmann, la repetibilidad, aplicada a las invenciones microbiológicas, debe considerarse bajo el mismo prisma que para las invenciones de la naturaleza inanimada, negando la posibilidad de que se protejan por patentes los microorganismos que son producidos por una mutación inducida no repetible (23).
Otros autores, estiman cumplido el requisito de la repetibilidad desde el momento en que no existen razones que evidencien la imposibilidad de repetición de la invención. Es la denominada tesis de la posibilidad teórica de repetibilidad de la invención. (24).
De las anteriores opiniones se desprende la complejidad de aplicar el requisito de la repetibilidad a la materia viva. Por ello, surge la solución práctica del depósito previsto en los Estados Unidos (35 USC 101), por ejemplo para las nuevas variedades vegetales y microorganismos que se desee patentar. La siguiente descripción puede ser complementada con el depósito de un ejemplar.
No obstante, el Profesor Bercovitz señala que surge “una disyuntiva básica en relación con el significado que debe atribuirse al depósito en relación con la descripción, según se considere que puede sustituir a una descripción incompleta, por cuanto asegura la repetibilidad del invento en virtud de la reproducción biológica, o, por el contrario se mantenga que el depósito no puede sustituir una descripción cuando ésta no permite volver a producir el microorganismo” (25).
En el primer caso estarían los Estados Unidos, que como vimos, el depósito complementa a la descripción. De igual forma actúa la Oficina Europea de Patentes, la cual según sus Directivas, un microorganismo que ha sido depositado conforme a las prescripciones de la Regla 28, la posibilidad de entrega de una muestra del microorganismo (Regla 28. Apartado 3), garantiza la reproductibilidad. No es pues necesario, en ese caso mencionar, además otro procedimiento para la producción del microorganismo”.
Bercovitz, señala “que la postura contraria aparece en la Jurisprudencia de la Corte Federal de Justicia de la República Federal de Alemania contenida en las resoluciones de los casos 7 Chloro 6 Demetil Tetraciclina (de 20 de octubre de 1977) y concentrado de bacterias (de 11 de diciembre de 1980), que reiteran la doctrina más general establecida en las sentencias de los casos de la Paloma Roja y de la Levadura de Panadería, y confirman la misma doctrina en la sentencia del Tribunal Federal de Patentes del caso Lactobacilus Bavaricus. Según esa Jurisprudencia, el depósito del microorganismo no puede sustituir la falta de descripción de un procedimiento que permita volver a obtener el mismo microorganismo”. (26).
El depósito, es sin lugar a dudas, una solución práctica que han encontrado los países industrializados para los problemas que tienen en el campo de la biotecnología. La descripción y repetibilidad de las invenciones a ser patentadas. Por ello, suscribieron el 28 de abril de 1977 el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, el cual entró en vigencia en 1980.
No obstante, la suficiente descripción para la repetibilidad de la invención sigue siendo un obstáculo para el patentamiento de los resultados de la investigación biotecnológica.
De conformidad con este tratado, los depósitos deben hacerse en instituciones pertenecientes a un Estado Miembro y que haya adquirido el estatus de autoridad internacional de depósito de acuerdo a las disponibilidades previstas en el mismo.
En los países en vías de desarrollo, el problema sería aún mayor en cuanto al depósito de microorganismos, por la carencia de instituciones y centros de investigación con las condiciones especiales para ello.
La tercera condición que debe cumplir una invención para su patentamiento, es que la misma no sea obvia para una persona con los conocimientos ordinarios de la técnica correspondiente. En el campo de la biotecnología, la aplicación de esta condición ha generado confusión en algunos investigadores básicos, por cuanto sus resultados derivan de la más avanzada investigación básica.
Straus señala, que algunos de ellos ganadores de Premios Nobel y profesores sobresalientes se ven involucrados por primera vez en procesos de patentamiento, en oficinas de patentes con poca experticia para tratar a este tipo de invenciones (27).
Sin embargo, los países desarrollados han ido formando el personal necesario para actuar como exami≠nadores en sus oficinas de patentes y muchos investigadores en el área de la microbiología, que tradicionalmente sólo eran atraídos por la búsqueda del por qué de las cosas, se han transformado en empresarios exitosos.
(18) Diferentes conceptos de industria y carácter industrial pueden verse en Breuer Moreno P., Tratado de Patentes de Invención. Tomo I. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1957. Págs. 101 a 110.
(19) Straus, Joseph. Obra citada. Pág. 83.
(20) Botana Agra, M. La Patentabilidad de las Invenciones Microbiológicas. Actas de De recho Industrial, 1970 80. Santiago de Compostela, España, Pág. 31.
(21) Bejer. Future Problems of Patent Law. Citado por Botana Agra. M. Obra citada, Pág. 46.
(22) Blum. Der Patentschutz fur Mikrobiologischen. Citado por Botana, Pág. 46.
(23) Blum “Der Patentschutz fur Mikrobiologischen, cit. por Botana, pág. 46
(24) Pecmann, V. Grur, cit. Por Botana Agra, M. Pág.46 y 47
(25) Bercovitz, A. Protección de invenciones en el campo de la biotecnología. OMPI/IP/México,1985,pág. 35
(26) Bercovitz, A. Ob. Cit. pág. 35
(27) Straus, Joseph. Obra citada, Pág. 82.