Francisco Astudillo Gómez
Nos referiremos en este punto al tratamiento dado en otros países a las invenciones universitarias. Como señalamos, el régimen de invenciones obtenidas bajo relación de dependencia tiene su origen en Alemania, por lo que iniciaremos el breve análisis comparado con este país.
Este país cuenta con una Ley de Invenciones de Empleados del 25 de Julio de 1957, enmendada por última vez el 15 de Agosto de 1986. De conformidad con el articulo 1, la ley se aplica a las invenciones y propuestas de mejoras técnicas hechas por los empleados privados, públicos, domésticos y miembros de las fuerzas armadas.
En su articulo 2 define a las invenciones a los efectos de la aplicación de la Ley, como "aquellas que pueden ser objeto de patente o protección como modelo de utilidad". Con el mismo efecto, propuestas de mejoras técnicas están definidas en el artículo 3, como "otras innovaciones técnicas que no pueden ser objeto de patente o protección como modelo industrial".
Las invenciones son clasificadas por la ley, articulo 4, como "de servicio" y "libres". Las primeras son las obtenidas durante el lapso de la relación laboral como resultado de las tareas del trabajador en una empresa privada o autoridad pública; o las basadas esencialmente en la experiencia o actividades de la empresa. El mismo articulo dispone que las otras invenciones de un empleado serán invenciones libres.
Establece la Ley (Art. 5) como obligación de los empleados, notificar por escrito al patrono, describiendo el problema técnico, su solución y como se obtuvo la invención. El patrono al recibir la notificación podrá (Art. ó) reivindicar en forma limitada o ilimitada la invención. Si la reivindicación es ilimitada (Art. 7) todos los derechos de la invención de servicio se transfieren al patrono. Si la reivindicación es limitada, el patrono adquiere un derecho no exclusivo de uso de la invención.
De acuerdo con el articulo 13 de la Ley, el patrono está en la obligación y será el único facultado para solicitar protección por vía de propiedad industrial en Alemania. De reivindicar en forma ilimitada la invención (Art. 14), el patrono podrá solicitar protección fuera del país. En todo caso, la ley alemana establece un sistema de compensación para los trabajadores (Art. 9).
En cuanto a las invenciones libres, la ley (Art. 18 y 19) obliga al empleado a notificar al patrono y ofrecerle la invención. En relación con las propuestas de mejoras técnicas que no constituyan objeto de patente, el trabajador tiene derecho a una compensación del patrono (Art. 20).
Pero a los fines de nuestro estudio, lo mas importante de esta ley alemana, es que en su artículo 42, numeral 1, contempla previsiones específicas para las invenciones hechas por los profesores y asistentes de las universidades. Expresa este articulo:
"...las invenciones hechas por profesores, conferenciantes y asistentes científicos, en sus actividades como tales, en universidades y escuelas superiores de ciencia serán consideradas como invenciones libres".
Como vimos, las invenciones libres, de acuerdo con esta ley, son las derivadas de las tareas del trabajador en la empresa y que tampoco se basen en la experiencia o actividades del patrono. Al patrono deberá notificársele y ofrecerle la invención.
Tal disposición de ley alemana pareciera seguir el principio de la libertad de cátedra, de la cual disfrutan los profesores universitarios alemanes de conformidad con la ley, a decir de Alberto Bercovitz. Expresa este catedrático español que "la libertad de investigación implícita en la libertad de cátedra afecta necesariamente a la difusión de los frutos obtenidos,... por lo que la consecuencia necesaria es que las invenciones realizadas por los investigadores universitarios les pertenecen a ellos, de tal forma que son ellos los únicos que pueden disponer de las mismas. (25)
Pero el régimen de notificación a la universidad es diferente al previsto para las invenciones libres en general. El mismo articulo 42 expresa en su numeral 2:
"Si el empleador puso recursos específicos para el trabajo de investigación que condujo a la invención, los profesores, conferencistas y asistentes científicos, le notificarán por escrito de la explotación de la invención, especificando el tipo de explotación y la cantidad de productos obtenidos. En estos casos, dentro de los tres meses siguientes a la notificación, el empleador podrá solicitar una razonable participación de los beneficios derivados de la invención. El monto de esta participación no excederá la suma de los recursos específicos puestos a disposición".
Como vemos y resumiendo, en Alemania los profesores universitarios tienen completa libertad de explotación de las invenciones logradas en su dedicación laboral a las universidades, lo que les permite por supuesto solicitar los títulos de propiedad industrial posibles dentro y fuera de Alemania; la única limitación es la de notificar a la universidad, cuando esta haya destinado recursos para el desarrollo del proyecto especifico que originó la invención, la cual podrá exigir una participación, pero solo hasta el monto de dinero destinado.
En este país el régimen general de invenciones laborales está previsto en la Ley de Patentes de 1986, del articulo 15 al 20.
No define esta ley a las invenciones ni las califica como de servicio, empresa o libre. Se limita a expresar (Art. 15, 16 y 17) los parámetros para determinar la pertenencia de las invenciones laborales. Así, señala que las realizadas durante la vigencia del contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explicita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario. Coincide este señalamiento con las denominadas "invenciones de servicio" de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela.
Este mismo artículo contempla como disposición general que el "trabajador, autor" de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización. Pero establece de seguidas una excepción por cuanto, sí deberá establecerse una participación del trabajador, cuando su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo. No se expresa como se determinará tal participación, como si lo hace la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela (Art. 84) para el mismo supuesto.
El artículo 16 de la ley española expresa que las invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en el articulo 15 pertenecen al trabajador, autor de las mismas.
Sin embargo, el legislador español previó como excepción en los casos de estas últimas invenciones (articulo 17, numeral 1), el supuesto del trabajador que realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por esta. En estos casos el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma. Coincide este señalamiento con las "invenciones de empresa" de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela.
Confunde algo la ley española al referir en el numeral 2 del mismo artículo 17, que cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador.
En este punto debe entenderse que se refiere el legislador español a los supuestos del artículo 17 por cuanto en los correspondientes al artículo 1S, como vimos., el trabajador en principio no tiene derecho a "remuneración suplementaria" por haber logrado la invención, aunque si a una compensación económica. Suponemos que el legislador quiso dejar sentado que el trabajador ya percibe una remuneración para investigar y que en principio, por este concepto al menos, no devengará nada mas. La confusión radica en que en los supuestos del artículo 15, el empresario también podrá asumir la titularidad de la invención.
Otro elemento de cierta confusión es la referencia a "inventor, autor" prevista en los artículos 15 y 16 de la ley. No conocemos la razón para ello, pero pareciera que al referirse al "autor" el legislador español quiso abarcar tanto a invenciones como a obras protegidas por el Derecho de Autor. Pero precisando sobre las invenciones universitarias, la ley española prevé un régimen específico en el artículo 20, el cual expresa:
"Artículo 20:
2.- Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria".
Como se aprecia, dos condiciones debe reunir una invención universitaria en España para que su titularidad corresponda a la universidad: que sea realizada por un profesor en el desarrollo de su labor como investigador y en su área especifica de investigación. Se entiende por interpretación en contrario que una invención lograda por un profesor que no sea investigador o si lo es, obtuvo la invención dentro de una disciplina diferente a la de su dedicación dentro de la universidad, su titularidad pertenecerá al profesor, pudiendo este solicitar la respectiva patente.
Este mismo artículo obliga al profesor universitario a notificar a la universidad, cuando se den los supuestos del numeral 2 del artículo 20 transcrito, pero confiere a este un derecho de participación en los beneficios que obtenga la universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones (Art. 20, numerales 3 y 4). La participación señalada en cuanto a modalidad y cuantía será determinada por los estatutos de las diferentes universidades.
Si la universidad no desea o no puede explotar la invención, cuya titularidad detenta de acuerdo a lo anterior, podrá ceder esta al inventor o inventores, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación. En estos casos, la universidad tendrá una participación prevista igualmente en sus Estatutos (Art. 20, núm. 5).
Cuando el profesor realice una invención como consecuencia de un contrato con un ente privado o público, el contrato deberá especificar a cual de las partes contratantes corresponderá la titularidad de la misma (Art. 20, núm. 7).
Todo el régimen previsto para las invenciones, laborales en la Ley de Patentes Española, podrá ser aplicado a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás entes públicos (Art. 20, núm. 1).
Asimismo, a los investigadores de entes públicos de investigación, podrá aplicarse el régimen establecido para los profesores universitarios. Para estos casos se prevé que el Gobierno dicte las modalidades y cuantía de participación de los investigadores (Art. 20, núm. 8 y 9).
Este país no cuenta con una ley especial sobre invenciones laborales y tampoco su Ley de Patentes (35 U.S.C.) contempla disposiciones específicas sobre la materia. Los inventores son, como personas naturales, los únicos propietarios de sus invenciones (invertorship) y deben suscribir en este sentido declaraciones juradas después de firmar las solicitudes de patentes a su nombre. Sin embargo, los titulares de las patentes (ownership) usualmente son otras personas, específicamente empresas (personas jurídicas), a las que el o los inventores ceden por escrito (assigment) los derechos.
Por ello un empleado en los Estados Unidos tiene en principio sobre sus invenciones materializadas durante la relación laboral, el derecho de solicitar patentes para las mismas.
No obstante, la jurisprudencia ha establecido dos importantes excepciones. La primera, el inventor debe ceder los derechos de patente a su patrono si fue contratado para resolver un problema específico o para desarrollar una destreza inventiva. La segunda, el empleado inventor debe ceder los derechos de patente si previamente suscribió un contrato con su patrono en este sentido (26), lo que usualmente sucede en las compañías y universidades de ese país.
A los efectos, las universidades de los Estados Unidos suscriben contratos con sus investigadores cuando inician su relación laboral, donde acuerdan revelar y ceder los derechos sobre invenciones, obras protegidas por el Derecho de Autor (Copyright), marcas y otros resultados concebidos y creados durante el curso de la relación laboral.
No obstante, si no se suscribe un contrato previamente, el empleador (universidad) tendrá sobre las invenciones obtenidas por el trabajador (investigador) basadas en los recursos del patrono, una licencia no exclusiva, gratis y no transferible (shop right) para producirlas y utilizarlas (27).
Sin perjuicio de lo anterior, la denominada BAYCH-DOLE ACT (1980) y otros decretos ejecutivos posteriores, facultan a las universidades a solicitar patentes para las invenciones desarrolladas con fondos federales, bajo algunas limitaciones. Entre estas tenemos la reserva del Gobierno Federal una licencia no exclusiva y gratis de la invención patentada y que esta última sea licenciada a empresas de los Estados Unidos para el mercado de este país.
En el caso del Derecho de Autor, la Ley (Section 101 Act of 1976), dice que las obras creadas por los empleados (investigadores) durante la relación de trabajo pertenecen al empleador (la universidad) (works for hire). De conformidad con una decisión de la Corte Suprema, el término "empleado" debe ser interpretado de conformidad con los principios del derecho común. Si la persona que está trabajando es un empleado de acuerdo con el derecho común, y la obra fue realizada dentro del ámbito de su trabajo, entonces los derechos corresponden al empleador (28).
A1 respecto, el Instituto Tecnológico de Massachussetts expresa "por ejemplo, los resultados del trabajo asignado a los jefes de programas o escritores de publicaciones de la universidad es considerado creado en el curso de la relación de trabajo y son propiedad de M.I.T. Es política de M.I.T. que todos dichos resultados (works for hire) sean de su propiedad" (29).
25 Bercovitz Rodríguez-Cano Alberto. Problemática de las Patentes Universitarias desde el punto de vista jurídico. Las Patentes Universitarias. Fundación Universidad - Empresa. Madrid. 1981. Págs. 67 y 68.
26 Standarts Parts Co. v. Peck, 264 U.S. (1924). National Development Co.
v. Gray, 316 Mass. 240, 55 N.E. 2d 783, 62 U.S.P.Q. 205 (1944). Shamrock
Technologies, Inc. v. Medical Sterilization, Inc. U.S.P.Q. 2d 1728, 1733 (Fed.
Cir. 1990). Citada por Chisum, Donald y Jacobs, Michael. Understanding
Intellectual Property Law. Matthew Bender & Co., Inc. New York. 1992. Ref 2g [1].
27 Wommack V. Durham Pecan Co., Inc., 715 F. 2d 962,219 U.S.P.Q. 1153 (5th
Cir. 1983). Chisum, Donald y Jacobs, Michael. Obra citada. Pág. 26 (1).
28 Community for Creative Non VLolence v. ReLd, 490 U.S. 730 (1989). CLtada por Barrett, Margreth. Intelectual Property. Emanual Law OutlLnes, Inc. New York. 1991. Pág. 201.
29 M.I.T. GuLde to the ownerBhip. DLstribution and CommercLal Development of M.I.T. Technology. May 24, 1989. Pág. 36